商标注册申请在先与使用在先原则

CHUNGHWA牌商标在美国诉讼案
案情
CHUNGHWA商标在美国已被他人申请注册在先。当代理人将这一不幸的消息通知上海某进出口公司(以下简称T公司)时,大家的心情一下子变得沉甸甸的。“怎么又是他?——印度尼西亚的P公司!这已经是P公司第二次在国外市场抢注CHUNGHWA商标了!T公司一位业务员忿忿不平地说。
是啊!印度尼西亚P公司,早年即已在印尼抢先注册了CHUNGHWA商标,并严重影响T公司产品在该地销售。现在他们变本加厉,又以在印尼国内注册为基础,在美国提出了CHUNGHWA商标注册申请怎不让人气愤?事实上,当T公司有计划地开展海外商标注册工作时,确实也已经把美国作为重点国家和地区予以考虑。同时为降低注册风险,T公司还特意把拳头产品“中华”香烟全包装分解为正面背面两部分进行单独注册并已分别在美国提出了申请。中华(中文)+天安门图形在美国顺利地完成了注册工作。而CHUNGHWA(英文)+华表图表则被美国商标局驳回注册申请。理由是P公司在美国注册申请CHUNGHWA(英文)在先(使用于香烟烟草等商品上)。申请时间仅比T公司申请早了两个月!
据资料显示,近年来,我国名牌企业知名商标在海外市场注册,屡屡为不法之徒抢注。“同仁堂在日本被客商抢注;“红塔山”在菲律宾被人抢注在先;“蝴蝶”在印尼被不法商人抢注;“健力宝”、“青春宝”在韩国被抢注……诸如此类,不一而足。而“凤凰”在美国被人注册在先,后几经努力,终以近10万美金达成转让成功。“红塔山”在美国也被客户抢注。最后为夺回注册权,不仅花费了高昂的律师费,且额外支付给对方几万美元的补偿金!这一次面对来势汹汹的抢注者,是隐忍退让呢?还是奋起抗争?只要有百分之一的希望,就要尽百分之百的努力”公司领导的话语斩钉截铁,不容置疑。于是一场旷日持久的商标争议案拉开了帷幕。
知己知彼,方能百战不殆。为成功反对P公司美国申请CHUNGHWA商标,必须对美国商标法、P公司商标注册情况了然于胸。经与代理方共同研究,T公司发现了几个有利于已方的情况。其一,在美国获得商标专用权,是采用“使用在先”原则,即商标专用权决定于商标的使用。注册可增强其效力。其二,P公司的CHUNGHWA在美国虽然提出了注册申请,但尚未注册成功,目前处于等待商标公告期。根据上述分析,T公司决定在P公司CHUNGHWA商标在美国公告时,立即提出异议,从而使得该申请无法成功注册。同时,T公司着力搜集有关在美国先期使用CHUNGHWA商标的诳据。第一步工作顺利完成——在P公司之CHUNGHWA商标公告时,T公司指令代理人在第一时间提出了异议,反对P公司注册CHUNGHWA商标。但在搜集使用证据时,却遇到了很大的困难。众所周知,根据世界各国的惯例,销售香烟、烟草制品要承担高额的税赋,因此T公司一般采用在海外机场免税店进行产品销售。因此,虽然T公司早在95年末已在美国销售“中华”卷烟,但这种销售行为,是在美国各大机场离境大堂内的机场免税店中完成的。而机场离境大堂免税店的销售又难以认定是在美国本土的销售。必须寻求新的有利的使用证据这时,CHUNGHWA商标在美国的异议程序进入了发现证据阶段。在该阶段,各方都可以举证以支持自己的观点。为能成功反对P公司注册。T公司在代理人全力协助下,仔细准备了整套证据材料,包括有
1.中华CHUNGHWA国内商标注册证书。证明该商标早于1979年即已注册。
2.T公司营业执照(从94年至98年),其中特别注明公司经营期限自1985年1月15日起至不约定期限。
3.T公司93-98年情况介绍,包括员工数、负责人员情况。
4.T公司历史沿革,公司样本，5年来财务报表。
5.T公司过去5年来开拓CHUNGHWA牌产品海外市场之详尽计划。
6.T公司商业情况介绍。
7.T公司在美国免税店销售CHUNGHWA卷烟之证明材料包括现场照片。
8.T公司CHUNGHWA卷烟制造厂家及包装制作商情况介绍。
9.T公司CHUNGHWA卷烟的价格表。
10.T公司CHUNGHWA卷烟若于广告材料。
11.中美社会人士声明书若干份。声明其对“中华”卷烟的了解。
12.T公司CHUNGHWA商标在世界各地注册情况注册证书。
13.1992年5月30日美国当地华人报纸介绍。其中有“大陆烟进军美加”文章若干篇。提及“中华”牌卷烟在美加之销售情况。
同时为了更有利地支持自己的论点,T公司及代理人决定对CHUNGHWA商标及华表图形的创意设计过程进行说明。经T公司老职工回忆,为设计好这款商标。T公司曾派出专门人员前往北京拍摄天安门城楼和金水桥前的华表。了解此情况后,T公司即派员翻寻档案,果然发现有赴北京拍摄该照片的原始底片和照片。其上“1966年8月”字样清晰可见。照片上天安门华表图形与中华卷烟现用图形一模一样。而设计中华牌商标就是为了弘扬有5000年悠久历史和灿烂文化的中华民族。当时为了表现新中国的欣欣向荣,采用了深沉而稳健的深红色作为底色。庄严的天安门城楼作为主图案,行楷书法“中华”二字气魄雄伟,体现中华文化的灿烂辉煌。商标背面图案,采用中国古典建筑所特有的华表,作为主图案。突出表现中华民族之悠久历史。整个商标设计一气呵成,庄严而高雅,气势非凡。据此T公司指出CHUNGHWA及华表商标显系中国人创造之品牌,饱含中华文化底蕴。P公司作为家纯印尼公司,有如此创意,不可想象。不料,P公司旋即又提出CHUNGHWA不是“中华”的译音。与中国并无联系,而是两个独立的单词组成“CHUNG”和“HWA”(可以翻译为“种花”)。为驳斥对方,T公司业务员及其代理人放弃了休息时间,立即分头行动查字典,找证据。一路找到国内其他商标注册情况予以佐证。如中华铅笔一CHUNGHWAPencil,裕华Yuhwa,丰华Fenghwa等,以证明“华”确可以注音为HWA无疑另一路走访上海外文书店及外国语大学,得到答复说CHUNGHWA为国语罗马字注音法,此注音法80年代初已被废止,而改为现行的注音方法,注音应为Zhonghua.,故现行版的字典无法解释此问题。专家指点我们查阅大百科全书。语言卷或“赵元任”条目下内容(注:赵元任为国语罗马字注音创始人),看有否两种注音法比较表之类的证据,或者联系中国语言文字工作委员会了解情况;还有一路,在北京、上海等大型图书馆里找资料,终于在北京图书馆发现一本由台湾中华书局印行的《中华汉英辞典》,上面明白无误的显示中华可音译为CHUNGHWA而另一本梁实秋先生主编的《汉英辞典》(远东图书公司印行)中将“中”字注音为Chung或Zhong。华注音为hua或wa!问题迎刃而解!当我们把该证据传真到美国律师处,美国律师对我们能迅速取得这一有利证据感到十分满意。很快地,印尼P公司“种花”论便偃旗息鼓了。
正如某广告语所说“付出总有回报,步步高”。沉浸在初战告捷喜悦中的T公司及代理人,没有就此止步不前。他们随即在业务档案中,再次仔细地检查有无直接在美国使用CHUNGHWA商标的证据。终于在一个不起眼的档案袋中,发现了1996年12月来自美国G公司的信函,其中明确提到CHUNGHWA香烟于1996年12月20日由FEDEX递往美国马里兰州G地。这显示CHUNGHWA香烟在美国的使用早于印尼P公司的申请日(97年月14日)。美国律师获悉此材料当即传真告知:“Verygood!”当T公司代理人把厚达90多页的各种证明证据、文件材料传真并快邮美国时,大家相信已经赢来了该案件的重大胜机。
P公司在收到美国商标局转去的上述材料后,先是要求延期答辩6个月。考虑到正好利用这一时间再寻找更为有利的证据,T公司满足了对方的请求。6个月很快过去了,P公司没能提出任何有利的证据支持自己。不得不再次申请延期6个月答辩,T公司立即通过律师坚决反对这一延期。T公司的合理要求被美国商标局采纳。美国商标局裁定,P公司必须在2个月内答辩完毕,否则就将撤销其商标。2个月过去了,P公司仍无动静,只能无奈地接受了撤销其CHUNGHWA商标在美国申请注册的结局。